Вознаграждение за патент на изобретение. Выплата вознаграждения за использование изобретения по досрочно прекратившему действие патенту Выплаты по патенту на изобретение

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ положения пункта 1 статьи 32 по вопросам льгот и материального стимулирования применялись на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ с 1 октября 2014 года Постановление

1. Вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии с пунктом 2 статьи настоящего Закона, или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.

2. Вознаграждение автору изобретения, патент на которое выдан Государственному фонду изобретений СССР, выплачивается Государственным фондом изобретений СССР в размере, определяемом соглашением с автором, но не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии на данное изобретение.

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ положения пункта 3 статьи 32 по вопросам льгот и материального стимулирования применялись на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ с 1 октября 2014 года указанная статья признана утратившей силу. О правилах выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы см. Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 N 512.

4. При реализации в зарубежных странах изобретения, патент на которое выдан советскому предприятию или Государственному фонду изобретений СССР, в том числе при продаже лицензий и поставке продукции на экспорт, вознаграждение автору выплачивается по его желанию в иностранной валюте.

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ положения пункта 5 статьи 32 по вопросам льгот и материального стимулирования применялись на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества. Федеральным

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном президиумом Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) 23 сентября 2015 г., в п. 26 и 27, казалось бы, даны все разъяснения по обозначенному в заголовке статьи вопросу. Однако в обзоре не отражена важная практическая ситуация, когда работодатель по своей инициативе досрочно прекращает действие патента, но фактически продолжает использование изобретения.

Позиция президиума ВС РФ в отношении выплаты вознаграждения по патенту, досрочно прекратившему действие, представлена следующими тезисами.

П. 26. Для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

С момента досрочного прекращения действия патента прекращается и обязанность работодателя по выплате вознаграждения авторам служебного изобретения за его использование.

П. 27. Досрочное прекращение действия патента влечет прекращение обязанности организации по выплате вознаграждения авторам изобретения за его использование. Соглашаясь с содержанием двух первых абзацев п. 26, в последующем обсуждении будем рассматривать содержание третьего абзаца данного пункта совместно с содержанием п. 27 как взаимосвязанных условий, при которых авторы изобретения, казалось бы, уже не имеют права на получение вознаграждения за использование изобретения. Так ли это?

В обзоре президиума ВС РФ приведены судебные дела , в которых описаны ситуации, когда одновременно с досрочным прекращением действия патента организация (работодатель) прекратила также фактическое использование изобретения (выделено мною. - В.Д. ) по конкретному патенту, что, как представляется, явилось определяющим фактором при принятии решения о прекращении выплаты авторского вознаграждения за использование изобретения. Конечно, если использование изобретения прекратилось, то выплаты вознаграждения именно за использование быть не может, но ситуация не ограничивается только вышеприведенной.

Суть поднятого в статье вопроса можно отразить следующим примером . Авторы обратились в суд с иском к одному из обществ о выплате вознаграждения за использование изобретения, пени за несвоевременную его выплату и возмещении расходов на оплату государственной пошлины, указав, что совместно с другими авторами разработали способ получения химического вещества. Обществу выдан патент на изобретение , оно внедрено на производстве и, по мнению истцов, продолжает использоваться (выделено мною. - В.Д. ), однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачено.

Решением суда, оставленным без изменения определением суда второй инстанции, иск удовлетворен. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, отменяя решение нижестоящих судов, отметила следующее. Приведенные нормы закона не были приняты во внимание судебными инстанциями, поскольку, установив, что действие патента, выданного организации, было досрочно прекращено, суды возложили на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента .

Нет сомнений в справедливости сказанного судебной коллегией, так как в судебном разбирательстве по конкретному делу было установлено, что после досрочного прекращения действия патента изобретение (техническое решение), которое применялось работодателем, не было признано использованным (выделено мною. - В.Д. ) ответчиком, как этого требует закон при установлении использования изобретения.

Обратим внимание на основания для выплаты авторского вознаграждения по п. 4 ст. 1370 ГК РФ, которые не ограничиваются вознаграждением только за использование изобретения. К основаниям для выплаты вознаграждения за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, на которые получен патент работодателем, при соблюдении указанных в данной статье условий относятся:

Во всех этих случаях работник имеет право на вознаграждение, размер которого, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом. Очевидно, что если договором оговорено, что вознаграждение выплачивается именно за использование изобретения в утилитарном понимании использования как материализации изобретения в продукте и превращения его в товар, то если такого использования нет или оно прекращено по каким-то причинам, соответственно, исчезают основания для выплаты только данного вида вознаграждения (за использование).

Но из этого вовсе не следует, что работник должен потерять право на получение авторского вознаграждения по другим основаниям, не связанным с фактическим использованием изобретения. Конечно, желательно все такие условия заранее оговаривать в договоре между работодателем и работником, чтобы минимизировать последующие судебные споры. Однако отсутствие договора не должно рассматриваться как безусловное основание для прекращения выплаты авторского вознаграждения.

Акцент нашей статьи направлен на ситуацию, когда патент досрочно прекратил свое действие по инициативе работодателя-патентообладателя, а он продолжает использовать изобретение, например, изготавливая и продавая на рынке продукт, в котором изобретение воплощено в полном объеме признаков независимого пункта формулы изобретения. При этом работодатель отказывается платить авторское вознаграждение на том основании, что патент досрочно прекратил свое действие.

Представляется, что такие действия работодателя в рассматриваемой ситуации незаконны и не должны быть поддержаны высоким судом. Действительно, судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не рассматривала в обзоре вышеобозначенную ситуацию, хотя речь шла о последствиях досрочного прекращения действия патента, но если вдруг такая ситуация возникнет и будет поддержана судом только лишь потому, что патент досрочно прекратил свое действие, то авторов ждет плохая перспектива относительно получения авторского вознаграждения. Мы получим ситуацию, когда можно досрочно прекращать действие патента, дабы беззастенчиво не платить авторам вознаграждение за использование изобретения, которое тем не менее будет активно использоваться в производстве и приносить выгоду работодателю, переставшему опасаться конкурентов, которых ранее сдерживал действовавший патент, но которому теперь важно не платить авторам-работникам. Такие ситуации возникают сплошь и рядом, особенно при смене руководства организации, которое, придя к управлению производством, пытается в первую очередь сократить выплаты авторам изобретений, полагая, что им и так хватит.

В названной статье Л.Новоселовой отмечено, что факт прекращения действия патента по основаниям, зависящим от работодателя, может быть учтен как одно из обстоятельств, влияющих на размер вознаграждения, но не должен быть однозначным основанием для отказа в выплате вознаграждения (выделено мною. - В.Д. ).

Полностью соглашаясь со сказанным, напомню, что известно дело, когда суд посчитал обязанностью работодателя платить авторам вознаграждение в случае досрочного прекращения действия патента, но продолжения при этом фактического использования изобретения (определение Ленинградского областного суда от 3 февраля 2011 г. № 33-630/2010). Данное решение вступило в законную силу.

В другом деле (определение Свердловского областного суда от 22 февраля 2011 г. по делу № 33-2191/2011) судебная коллегия кассационной инстанции, поддержавшая также вступившее в законную силу решение нижестоящего суда об обязании ответчика выплатить вознаграждение авторам за использование полезной модели, отметила:

«В момент получения патента у работодателя возникла обязанность по выплате вознаграждения авторам служебной полезной модели в течение срока действия патента. Досрочное прекращение действия патента в случае неуплаты патентообладателем в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе по существу является санкцией к патентообладателю за невыполнение им обязанности по уплате пошлины за поддержание патента в силе .

Такое прекращение действия патента свидетельствует лишь о прекращении у патентообладателя исключительных прав на изобретение, права на разрешение использования изобретения».

Из сказанного судом следует, что досрочное прекращение исключительного права в рассмотренной ситуации не является безусловным основанием для отказа в выплате вознаграждения за использование, обусловленное договором между авторами и патентообладателем .

За работником остается право на авторское вознаграждение даже в случае, когда работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Но разве в случае досрочного прекращения действия уже выданного патента, продолжая использовать изобретение, работодатель такими своими действиями по неуплате очередной пошлины не создает ситуацию подобной той, когда патент по зависящим от него причинам перестает действовать, т.е. изобретение остается, а патент как правоустанавливающий документ перестает быть таковым?

Будут ли суды в рассматриваемой нами ситуации считать достаточным основанием для невыплаты вознаграждения один лишь тезис, что «с момента досрочного прекращения действия патента прекращается и обязанность работодателя по выплате вознаграждения авторам служебного изобретения за его использование, и досрочное прекращение действия патента влечет прекращение обязанности организации по выплате вознаграждения авторам изобретения за его использование», без какой-либо связи с установлением фактического продолжения использования изобретения именно в том виде, как оно было запатентовано в независимом пункте формулы изобретения, покажет время.

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014.
2. Новоселова Л. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения // Хозяйство и право. 2014. № 7.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет :

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Прим. ред.: текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.06.2014.

Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее - вознаграждение).

Действие настоящих Правил не распространяется на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

2. За создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца вознаграждение должно составлять 30 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 20 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев, которая исчисляется на дату подачи работодателем заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо на день принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.

Указанная выплата в зависимости от оснований возникновения права работника на вознаграждение осуществляется работодателем единовременно не позднее 2 месяцев со дня получения работодателем патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец, либо со дня принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо со дня передачи работодателем права на получение патента другому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец в случае, если работодатель не получил патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

3. За использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере его средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такие изобретение, полезная модель, промышленный образец были использованы.

Вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались такие изобретение, полезная модель, промышленный образец.

4. В случае предоставления работодателем иному лицу права использования служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца по лицензионному договору работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения.

Выплата вознаграждения работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, осуществляется работодателем в течение месяца со дня получения им вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, или части такого вознаграждения в случае, если лицензионным договором предусмотрена выплата в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5. В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец по договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, выплачивается вознаграждение в размере 15 процентов предусмотренного договором вознаграждения в течение месяца со дня получения работодателем указанного вознаграждения.

6. В случае если служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец были созданы совместным творческим трудом нескольких работников, являющихся соавторами таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, вознаграждение в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящих Правил, распределяется между ними поровну, если соглашением между такими работниками не предусмотрено иное.

7. В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, и работодателем обязанность работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется.

Самое главное о том, что изменилось в законодательстве в отношении служебных изобретений и что это значит для работодателя.

Ситуация со служебными изобретениями была достаточно подробно рассмотрена в публикации «Работодателю о служебном изобретении» . Изменения в части четвертой ГК РФ в редакции федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступающие в действие с 01.10.2014, и принятие постановления Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», вступающего в действие с 01.10.2014, затрагивают правовой статус служебного изобретения и, несомненно, повлияют на правоприменительную практику, касающуюся служебных изобретений и изобретений, не являющихся служебными, но представляющих собой пограничные случаи, в том числе изобретений, созданных при выполнении работ по договору.

1. Общий правовой режим служебных изобретений
Пункт 3 статьи 1370 ГК РФ изложен в новой редакции:
Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
В этом пункте следует обратить внимание на то, что в предыдущей редакции эта норма содержала указание на трудовой или иной договор между работником и работодателем, что позволяло включать положения о служебном изобретении в коллективный договор (статья 40 ТК РФ). Согласно новой редакции, положения о служебном изобретении следует включать только в индивидуальные договоры.

В пункт 4 статьи 1370 ГК РФ введен новый абзац, определяющий права наследников автора изобретения:
Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.
Автор не может передать кому-либо свое право на вознаграждение, но этим правом могут воспользоваться его наследники вплоть до окончания срока действия патента.

Поскольку альтернативой патентованию изобретения является его содержание в тайне, в частности, в режиме секрета производства (ноу-хау), следует обратить внимание также на изменение статьи 1465 ГК РФ, в которой указаны меры соблюдения конфиденциальности секрета производства:
1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.
Ранее законодательство указывало на необходимость введения режима коммерческой тайны для охраны секрета производства. Новая редакция статьи 1465 ГК РФ рассматривает режим коммерческой тайны лишь как одну из разумных мер , которую обладатель секрета производства может выбрать для соблюдения конфиденциальности. Это существенно расширяет арсенал мер технического, организационного и юридического характера, которые в случае спора между автором изобретения и его работодателем относительно права автора на самостоятельное патентование и использование изобретения могут быть признаны судом как достаточные для соблюдения конфиденциальности. Соответствующие изменения внесены также и в Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2. Вознаграждение за служебное изобретение
Пункт 1 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее – Правила) определяет область действия Правил:
Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее – вознаграждение).
Действие настоящих Правил не распространяется на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.
Этот пункт Правил закрепляет субсидиарный характер их действия, т.е. устанавливает приоритет условий договора между работником и работодателем в отношении вознаграждения за служебное изобретение.

Пункт 2 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения за создание служебного изобретения:
За создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца вознаграждение должно составлять 30 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 20 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев, которая исчисляется на дату подачи работодателем заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо на день принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.
Указанная выплата в зависимости от оснований возникновения права работника на вознаграждение осуществляется работодателем единовременно не позднее 2 месяцев со дня получения работодателем патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец, либо со дня принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо со дня передачи работодателем права на получение патента другому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец в случае, если работодатель не получил патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.
Ранее принятый порядок, установленный Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах» и Законом СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР» определял минимальный размер вознаграждения равным 15 процентам прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем-работодателем от использования изобретения, или не менее чем 2 процентам от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, если полезный эффект от изобретения не выражается в прибыли или доходе). Надо полагать, что шаманство с определением величины прибыли и манипуляции с себестоимостью при определении размеров вознаграждения остались в прошлом. Правительство однозначно привязало размер вознаграждения к средней заработной плате работника, побуждая последнего еще раз задуматься о справедливости мироустройства. Причем это справедливо как для компаний с «черной» или «темно-серой» зарплатой, так и для «белых» компаний, ибо 30% зарплаты «джуниор девелопера» не то же самое, что 30% зарплаты «СЕО».
Поскольку в Правилах особо не указано, в отношении каких патентов действуют Правила, можно предположить, что правительство под патентом подразумевает любой патент любого государства или международный патент (например, европейский или евразийский) и обязанность выплаты вознаграждения возникает в связи с патентными заявками или патентами во всех странах. То есть при патентовании изобретения в двадцати-тридцати странах с наиболее развитыми рынками (типичный случай для областей IT, telecom или FMCG) суммарное вознаграждение за создание служебного изобретения будет не таким уж малым. Впрочем, как говорится, правоприменительная практика покажет.
Следует отметить, что Правила предусматривают одноразовое вознаграждение за создание служебного изобретения. На мой взгляд, балансу интересов работодателя и работника в большей степени соответствует двухступенчатая схема выплаты вознаграждения за создание служебного изобретения, при котором первая часть вознаграждения выплачивается в течение определенного срока (например, одного месяца) после подачи заявки на изобретение (полезную модель) или после передачи работодателем права на получение патента другому лицу, а вторая часть – в течение определенного срока (например, одного месяца) после получения патента или отказа в выдаче патента или признания заявки отозванной по зависящим от работодателя причинам.
Такая схема позволяет более справедливо разделить риски автора служебного изобретения и его работодателя и одновременно повысить заинтересованность авторов в изобретательской деятельности, поскольку первый финансовый результат они получат гораздо быстрее, чем в случае привязки всей выплаты к получению патента или к отказу в выдаче патента, ведь процедура рассмотрения патентной заявки обычно длится от одного года до пяти лет.
При этом первая часть вознаграждения может быть меньше и даже существенно меньше второй, это позволяет снизить риски работодателя, связанные с непатентоспособностью изобретения, в том числе, с качеством самого патентуемого технического решения, которое может быть совершенно неочевидным для работодателя в момент принятия решения о патентовании.

Пункт 3 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения за использование служебного изобретения:
За использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере его средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такие изобретение, полезная модель, промышленный образец были использованы.
Вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались такие изобретение, полезная модель, промышленный образец.
Использование изобретения или полезной модели определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ. При этом следует учитывать зависимость изобретений, когда использование первого изобретения автоматически означает использование и второго изобретения, от которого зависит первое изобретение (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ). Вознаграждение выплачивается за использование каждого изобретения в цепочке зависимых изобретений.

Пункт 4 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения в случае предоставления третьим лицам лицензии на использование служебного изобретения:
В случае предоставления работодателем иному лицу права использования служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца по лицензионному договору работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения.
Выплата вознаграждения работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, осуществляется работодателем в течение месяца со дня получения им вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, или части такого вознаграждения в случае, если лицензионным договором предусмотрена выплата в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Отметим, что вознаграждение за служебное изобретение выплачивается с каждого лицензионного договора, причем, видимо, относящегося к каждому патенту в каждой стране или группе стран.

Пункт 5 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения в случае отчуждения третьим лицам патента или права на получение патента на служебное изобретение:
В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец по договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, выплачивается вознаграждение в размере 15 процентов предусмотренного договором вознаграждения в течение месяца со дня получения работодателем указанного вознаграждения.
Пункт 6 Правил регламентирует распределение вознаграждения за служебное изобретение между авторами в случае лицензирования или продажи патента:
В случае если служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец были созданы совместным творческим трудом нескольких работников, являющихся соавторами таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, вознаграждение в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящих Правил, распределяется между ними поровну, если соглашением между такими работниками не предусмотрено иное.
Здесь следует отметить, что пункты 5 и 6 Правил подразумевают, что обязанность выплаты вознаграждения автору служебного изобретения в случае предоставления лицензии или отчуждения третьим лицам патента или права на получение патента сохраняется за работодателем и в случае, когда выплаты третьих лиц работодателю распределены во времени. Однако можно предположить, что это не означает, что обязанность выплаты вознаграждения автору служебного изобретения в этих случаях не может быть передана работодателем приобретателю лицензии или патента или права на получение патента по договору с таким приобретателем. На это указывает субсидиарный характер действия Правил.

Пункт 7 Правил определяет обязанность работодателя выплачивать вознаграждение за служебное изобретение после увольнения работника:
В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, и работодателем обязанность работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется.
Даже если увольнение работника является «недружественным», есть смысл договориться о способе связи с ним, чтобы не пришлось потом отчаянно разыскивать его где-нибудь в Долине или на Бали, чтобы заплатить причитающееся ему вознаграждение. А в свете уже упомянутого пункта 4 статьи 1370 ГК РФ есть также смысл поинтересоваться координатами его потенциальных наследников.

Отметим также, что из пункта 5 статьи 1246 ГК РФ в новой редакции исключено определение минимальные применительно к ставкам вознаграждения и дано прямое указание на применение этих правил только в отсутствие соглашения между работником и работодателем:
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец.
Это, по мнению экспертов , свидетельствует о том, что законодатель отходит от концепции минимальных ставок и стимулирует стороны определять свои права и обязанности в соответствии со свободой договора.

3. Заключение
В законодательстве о вознаграждении за служебное изобретение по-прежнему немало дыр. Взять, например, ситуацию, когда созданное на территории России изобретение в виде патентной заявки по символической цене отчуждается аффилиату где-нибудь на Британских Виргинских островах или в Амстердаме, с этой символической цены производятся выплаты вознаграждения за служебное изобретение, а затем все патентование, использование, перепродажа или лицензирование изобретения осуществляется этим аффилиатом и авторы с этого уже не имеют ничего. Хотя, на мой взгляд, при составлении договора с авторами изобретения все же дальновиднее придерживаться стратегии win-win, а не эксплуатировать дыры в законах.
Практика показывает, что даже худой мир лучше доброй ссоры и целесообразно заранее озаботиться должным договорным оформлением взаимоотношений будущего владельца патента (работодателя) и авторов изобретения, чем полагаться на справедливость суда в будущем. Договор может содержать условия, наиболее подходящие для каждого конкретного случая, причем условия для автора могут быть формально лучше или хуже тех, что предусмотрены Правилами. Такой договор может также содержать дополнительные условия, касающиеся действий автора изобретения, например, обязательство в разумных пределах участвовать во внедрении изобретения в производстве или содействовать подготовке ответов на запросы и уведомления патентных ведомств в ходе экспертизы заявок, составлению претензий потенциальным нарушителям патентов на изобретения этого автора и т.п., в том числе и после увольнения. Кроме того, добавим, что хорошо составленные договоры с авторами изобретений позволяют избежать снижения оценки компании при due diligence в случае продажи компании или при привлечении инвестиций.

"Трудовое право", 2011, N 11

Для многих работодателей, особенно крупных промышленных предприятий, является актуальным вопрос о поощрении рационализаторских и изобретательских инициатив своих работников. Одним из результатов такого процесса может являться служебное изобретение - изобретение, созданное работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Споры между работодателем и работниками по поводу служебных изобретений нельзя назвать часто встречающейся разновидностью трудовых споров, однако практически всегда такие дела являются сложными для разрешения и неоднозначными.

Одну из подобных ситуаций рассматривал Верховный Суд в Определении от 17.05.2011 по делу N 46-В11-8. Суть спора была такова. Несколько работников обратились в суд с иском к предприятию, заявив о своем праве на выплату вознаграждения за использование их изобретения - метода получения бутилкаучука, а также на взыскание пени за несвоевременную выплату вознаграждения. Предприятию был выдан патент на данное изобретение, с 1999 г. оно используется им в производстве, однако авторское вознаграждение работникам до сих пор не выплачено.

Суды первой и кассационной инстанций поддержали работников, удовлетворив исковые требования о взыскании вознаграждения. Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что изобретение, созданное истцами в связи с выполнением трудовых обязанностей, действительно внедрено на производстве, используется предприятием, от использования изобретения предприятие получает доход, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачивает. Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих прекращение выплаты вознаграждения авторам изобретения в связи с досрочным прекращением действия патента.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда посчитала обоснованной просьбу предприятия отменить предыдущие судебные решения в связи с тем, что к отношению сторон необходимо применить иные нормы материального права.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником-автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное. При этом авторское право сохраняется за работником. Данная норма предусмотрена п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 (далее - Патентный закон). Отметим, что Патентный закон утратил силу в связи с введением с 01.01.2008 части четвертой ГК РФ, однако к рассматриваемому спору он применяется, так как служебное изобретение было создано до 01.01.2008. Кроме того, положения Патентного закона об авторском праве на служебное изобретение и праве на вознаграждение за такое изобретение были перенесены в часть четвертую ГК РФ практически без изменений.

Работнику за его изобретение полагается вознаграждение в следующих случаях, предусмотренных абз. 3 п. 2 ст. 8 Патентного закона:

1. если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец;
2. если работодатель примет решение о сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне;
3. если работодатель передаст право на получение патента другому лицу;
4. если работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ работодатель должен принять решение в течение 4 месяцев со дня получения письменного заявления от работника о служебном изобретении, в противном случае работник будет иметь право самостоятельно подать заявку на патент.

В ст. 1345, п. п. 1, 3 ст. 1370 ГК РФ закреплено за работодателем исключительное право на служебное изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, а также преимущественное право на получение патента, если иное не предусмотрено договором между работником и работодателем. При этом работнику (автору) принадлежит право авторства на служебное изобретение.

Кратко отметим, что вопрос о размере вознаграждения работнику за служебное изобретение законодатель оставил на усмотрение сторон. При этом п. 4 ст. 1370 ГК РФ установлено, что Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения. До настоящего времени данные ставки не установлены. В связи с этим действует минимальный размер вознаграждения, установленный ранее Законом СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР". Тот же размер вознаграждений рекомендован к применению в Информационном письме Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25 июня 2008 г. "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов", согласно которому вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Одному из граждан-истцов по делу N 46-В11-8 Верховным Судом было отказано в выплате вознаграждения, так как он в трудовых отношениях с предприятием никогда не состоял, вследствие чего не может являться автором служебного изобретения.

В споре с остальными истцами-работниками предприятие-ответчик опиралось на два основных аргумента:

1. действие патента было досрочно прекращено 31 марта 2009 г.;
2. работниками не были представлены доказательства, подтверждающие использование предприятием каждого признака формулы изобретения.

Рассматривая первый довод предприятия, Верховный Суд учел, что по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние согласно ст. 1364 ГК РФ. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

В соответствии со ст. 1399 ГК РФ действие патента на изобретение прекращается досрочно, если патентообладатель подал в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о прекращении действия патента. Действие патента прекращается со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Однако вынесенные по делу судебные постановления не учитывали данный факт. Суд первой инстанции обязал предприятие выплатить всем авторам вознаграждение за все время использования изобретения по настоящий момент, не учитывая, что действие патента досрочно прекращено по заявлению патентообладателя 31.03.2009.

Что касается довода об использовании формулы изобретения, суд первой инстанции отклонил ходатайство предприятия о проведении патентоведческой экспертизы и пришел к выводу о доказанности использования предприятием формулы изобретения "Способ получения бутилкаучука". Основанием к этому послужило то, что три отличительных признака изобретения, содержащихся в формуле изобретения, а именно: состав катализатора, соотношение протонированных комплексов и суммарное содержание протонированных комплексов в катализаторе, указаны в текущем регламенте производства, что подтверждает использование предприятием изобретения в производстве бутилкаучука по настоящее время.

Верховный Суд с данным выводом не согласился по следующим основаниям. В соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона изобретение признается использованным в способе производства, если в нем использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентный общеизвестный признак. Аналогичная норма содержится в п. 3 ст. 1358 ГК РФ.

Таким образом, для установления факта использования предприятием изобретения работников в настоящее время необходимо установить использование каждого, а не трех отдельных признаков изобретения "Способ получения бутилкаучука", что судами нижестоящих инстанций не было учтено. Таким образом, Верховный Суд поддержал довод предприятия-ответчика о недоказанности использования по настоящий момент формулы изобретения.

В целом, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда полностью поддержала позицию предприятия-ответчика по данному делу, посчитала необоснованными решения судов первой и кассационной инстанций, отменила данные решения и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на необходимость учесть изложенные в Определении от 17.05.2011 обстоятельства и требования закона.

Рассматривая тему служебных изобретений, также хотелось бы упомянуть о служебных секретах (ноу-хау) и служебных произведениях, созданных работниками.

Секрет производства (ноу-хау) - это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам (ст. 1465 ГК РФ). Важными признаками, позволяющими отнести сведения к секретам производства, являются отсутствие у третьих лиц свободного доступа к таким сведениям и внедрение в отношении таких сведений их обладателем режима коммерческой тайны. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК РФ) и продолжается до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих секрет производства (ст. 1467 ГК РФ).

Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ), в противном случае он будет обязан возместить работодателю убытки из-за его разглашения.

Служебное произведение - произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (п. 1 ст. 1295 ГК РФ). Авторское право на служебное произведение сохраняется за работником (автором), а исключительное право его использования принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение признается принадлежащим автору.

Если же работодатель в течение трех лет предпримет одно из указанных действий, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Приведем несколько судебных решений по спорам о служебных произведениях:

Определение ВАС РФ от 15.06.2010 N ВАС-5413/10 по делу N А41-11030/09. Суд отказал в иске о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, защите авторских прав, поскольку истец не доказал, что рекламный слоган является его служебным произведением как самостоятельный объект авторского права, то есть является уникальным, не представил подлинник договора с автором, не доказал, что оспариваемый слоган использовался ответчиком в рекламной кампании.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.06.2011 по делу N А67-4789/2010.

Суд удовлетворил иск о признании исключительного права на произведение дизайна (дизайн упаковки), о запрете на использование дизайна другой организацией, частично удовлетворил требования о выплате компенсации. Организация-истец разработала дизайн упаковки своей продукции и использовала его на протяжении многих лет, однако другая организация зарегистрировала товарный знак с тождественным дизайном. Впоследствии по заявлению истца УФАС провело проверку и признало действия организации недобросовестной конкуренцией. Решением Роспатента предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным. Данные решения УФАС и Роспатента послужили для суда доказательством того, что истец является законным обладателем исключительного права на произведение дизайна, вследствие чего иск был удовлетворен.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.05.2011 по делу N А45-12290/2010.

Суд отказал в иске о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, так как истец не представил доказательств того, что автором спорных произведений является его работник.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.12.2010 по делу N А56-62462/2009.

Суд отказал в иске об обязании снять и уничтожить построенную истцом инженерную конструкцию, поскольку посчитал, что данная конструкция не является объектом авторского права, а представляет собой способ решения технической задачи в ходе исполнения договора подряда. Кроме того, суд указал на то, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права (требование разрушить конструкцию).

Подведем итоги. В случае возникновения спора с работником о служебном изобретении работодателю необходимо помнить следующее:

1. работник обязан письменно заявить о служебном изобретении (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
2. работодателю необходимо принять решение о получении патента на служебное изобретение в течение 4 месяцев со дня принятия заявления (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
3. служебным может считаться только то изобретение, которое создано работником (лицом, заключившим трудовой договор) и только в рамках его служебных обязанностей либо задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК РФ);
4. размер вознаграждения устанавливается договором сторон (с учетом минимального установленного размера), при возникновении разногласий - судом. Целесообразно прописать размер авторского вознаграждения в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
5. работодатель имеет право досрочно прекратить действие патента на служебное изобретение, переведя его таким образом в общественное достояние, и перестать в связи с этим начислять вознаграждение работнику (ст. 1399 ГК РФ);
6. при обращении в суд за взысканием вознаграждения работник будет обязан доказать использование его служебного изобретения работодателем, то есть доказать наличие в технологии производства каждого (а не отдельных) патентного признака изобретения (Определение Верховного Суда от 17.05.2011 по делу N 46-В11-8);
7. работодателю следует различать служебное изобретение, служебный секрет (ноу-хау) и служебное произведение. По каждому из них исключительное право использования в общем случае принадлежит работодателю, однако порядок действий, сроки принятия решений и аргументы судебной защиты будут различны.

Комментарий Л. Королькова на статью И.В. Артемовой "Право на авторское вознаграждение за изобретение, созданное работником в служебных целях"

Самое главное при создании изобретения во время выполнения служебных функций заключается в том, что процесс создания такого объекта должен быть документально зафиксирован. Согласно п. 1 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец признаются служебными, если они созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Исходя из содержания вышеуказанной нормы необходимо наличие трудовых отношений между работодателем и работником-автором. При этом следует учитывать требования ч. 4 ст. 11 Трудового кодекса РФ, согласно которой в тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Изобретение, полезная модель, промышленный образец приобретают статус служебных только при наличии одного из условий - если охраноспособная разработка создана работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Под трудовыми обязанностями следует понимать зафиксированные в трудовом договоре, должностной инструкции функциональные обязанности работника, предусматривающие в том числе и выполнение работ, связанных с созданием объектов промышленной собственности.

Конкретное задание работодателя должно подтверждаться выдачей письменного задания работнику выполнить конкретную работу, обязанность выполнения которой может не входить в число его трудовых обязанностей. Поскольку факт создания служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов влечет за собой правовые последствия, процесс разработки данных объектов должен подтверждаться документально. В различных ситуациях помимо трудового договора и должностной инструкции такими подтверждающими документами признаются:

• документ с текстом конкретного задания работодателя;
• приказ (распоряжение) работодателя либо любая служебная переписка относительно создания работником соответствующей разработки и т.д.

Если изобретения, полезные модели, промышленные образцы признаны служебными, то в соответствии с п. 2 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ право авторства на них принадлежит работнику (автору). Данное положение опирается на норму ст. 1347 Гражданского кодекса РФ, согласно которой автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Законодательство РФ наделяет работников - авторов служебных разработок как личными неимущественными, так и имущественными правами. Следует отметить, что личные неимущественные права указанных авторов не зависят от имущественных прав, не отчуждаются, не передаются и охраняются бессрочно (п. 2 ст. 1228 Гражданского кодекса РФ).

Что касается права на получение патента, а также исключительных прав на служебные разработки, то согласно п. 3 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ данные права принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и работником-автором не предусмотрено иное.

Во избежание конфликтов на многих предприятиях действует практика, согласно которой оформляется особое соглашение в качестве неотъемлемой части трудового договора, устанавливающее, кому из сторон трудового договора будут принадлежать права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником.

Большое значение придается и такому важному вопросу, как уведомление работником работодателя о создании патентоспособной служебной разработки. По общему правилу п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

По сложившейся практике оптимальной формой такого уведомления является письменное заявление работника на имя работодателя о созданной служебной разработке с приложением описания объекта в объеме, необходимом для понимания его сущности. Указанные материалы рекомендуется регистрировать в специальном реестре. Данная регистрация необходима для начала исчисления срока, который предоставляется законодательством работодателю для принятия решения о том, как распорядиться служебным объектом интеллектуальной собственности, предоставленным ему работником.

В соответствии с п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ работодателю предоставляются четыре месяца с момента вручения вышеуказанного уведомления, в течение которых он должен совершить одно из следующих действий:

• подать заявку в Роспатент на выдачу патента на свое имя;
• передать право на получение патента другому лицу;
• сообщить автору о сохранении информации о достигнутом результате в тайне.

При несовершении одного из указанных действий право на получение патента переходит работнику. Если по завершении процесса патентования статус патентообладателя получает работодатель, он обязан заключить с авторами - работниками предприятия предусмотренный законодательством договор о размере и порядке выплаты авторского вознаграждения.

Комментарий Т. Бекреневой на статью И.В. Артемовой "Право на авторское вознаграждение за изобретение, созданное работником в служебных целях"

Статья 1370 ГК РФ регулирует отношения, которые связаны со служебными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Статус служебных указанные объекты приобретают в том случае, если они созданы работником в рамках выполнения своих трудовых обязанностей или при выполнении конкретного задания работодателя.

При установлении круга трудовых обязанностей работника, создавшего служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, действуют те же правила, которые касаются служебных произведений. Такие обязанности прежде всего вытекают из трудового договора, который согласно ст. 56 ТК РФ должен определять трудовую функцию работника.

Обязанности работника, кроме того, могут определяться внутренними документами работодателя, с которыми работник ознакомлен. К таким документам могут относиться приказы, положения, должностные инструкции.

Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным изобретением. Право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (автору) (п. 2 ст. 1370 ГК РФ). Исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1370 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ, если работодатель получит патент на служебное изобретение, либо примет решение о сохранении информации об изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Таким образом, по общему правилу за работником, создавшим служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепляется право авторства на соответствующий объект. Данное право по своей природе является неимущественным и не может отчуждаться.

Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, которое согласно ст. 1226 ГК РФ является имущественным правом, а также право на получение патента принадлежат работодателю. Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель и промышленный образец может не перейти к работодателю и сохраниться у работника в двух случаях:

1. соглашением, в том числе трудовым, между работником и работодателем может быть предусмотрено иное распределение исключительных прав на указанные объекты;
2. ГК РФ предоставляет работодателю срок, в течение которого он может подать заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, передать право на подачу данной заявки другому лицу либо сообщить работнику о сохранении информации о созданном объекте в тайне.

Если работодатель не совершит ни одно из указанных действий, то право на получение соответствующего патента переходит к работнику. В этом случае ГК РФ сохраняет за работодателем право на использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации.

В том случае, если соглашениями, заключенными между работником и работодателем, не закреплено право работника на получение патента, при создании служебного изобретения, полезной модели промышленного образца работник обязан письменно уведомить работодателя. Поскольку ГК РФ не установлено, в течение какого времени работник должен уведомить работодателя, - этот срок должен быть определен в трудовом договоре либо определен работодателем и доведен до работника. В ином случае, если срок направления упомянутого уведомления не определен, рассматриваемое положение ГК РФ фактически теряет смысл.

Уведомление работодателя о создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца является событием, с которым ГК РФ связывает начало течения четырехмесячного срока для совершения работодателем одного из указанных ниже действий:

• работодатель может подать заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Под подачей заявки на выдачу патента понимаются действия, указанные в ст. 1374 ГК РФ. В этом случае после получения патента работодатель становится обладателем исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
• работодатель может передать право на подачу заявки на патент другому лицу. Вопросы передачи права на получение патента не раскрываются в ГК РФ. Тем не менее из общего анализа положений ГК РФ можно сделать вывод о том, что такая передача должна производиться на основании договора между работодателем и иным лицом, желающим получить соответствующий патент. Кроме этого, если передача права на получение патента происходит после подачи заявки работодателем, в документы заявки должны быть внесены изменения (ст. 1378 ГК РФ). В любом случае права на получение патента могут быть переданы только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. После регистрации работодатель может заключить договор об отчуждении исключительного права либо лицензионный договор;
• информация о результатах интеллектуальной деятельности по решению работодателя может быть сохранена в тайне. При этом ГК РФ не определяет, что в данном случае имеется в виду коммерческая тайна. Поэтому представляется, что рассматриваемая норма будет распространяться также и на информацию, которая не удовлетворяет критериям коммерческой тайны.

Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе требовать от работодателя выплаты ему вознаграждения, если работодатель: а) получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец; б) примет решение о сохранении информации о соответствующих результатах интеллектуальной деятельности в тайне и сообщит об этом работнику; в) передаст право на получение патента другому лицу; г) не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Таким образом, если право на получение патента не представлено работнику, он имеет право на вознаграждения фактически в любом случае, за исключением одного: если патент не будет получен работодателем по не зависящим от него причинам.

Гражданский кодекс РФ не устанавливает какие-либо требования к размеру компенсации или вознаграждения, которые выплачиваются работнику, или порядку их выплаты и указывает на то, что эти вопросы должны определяться в договоре между работником и работодателем. Вместе с тем ГК РФ предусмотрено, что Правительство РФ может устанавливать минимальные ставки вознаграждения.

В случае недостижения согласия относительно размера и порядка выплаты компенсации или вознаграждения соответствующий спор рассматривается судом.

Пункт 5 ст. 1370 ГК РФ посвящен ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец не были созданы работником в пределах своих служебных обязанностей, но с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя. В этой ситуации ГК РФ не признает указанные объекты служебными и предоставляет право на получение патента работнику.

Однако работодателю также предоставлены определенные права. Во-первых, он вправе потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права. ГК РФ не устанавливает какие-либо ограничения для работодателя относительно использования указанных объектов по лицензии, поэтому он вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец в любом объеме.

Во-вторых, работодатель вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретений, полезной модели или промышленного образца. Размер такого возмещения ГК РФ не определяет, очевидно, оставляя решение данного вопроса на усмотрение сторон. В п. 51 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" законодатель императивно определяет лицо, которое обязано выплатить вознаграждение автору служебного изобретения. Таким лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного изобретения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора - судом.

Комментарий С. Смирнова на статью И.В. Артемовой "Право на авторское вознаграждение за изобретение, созданное работником в служебных целях"

В связи с тем что данный институт права является практически новым и нет разнообразного либо единого применения его норм судами, значительно трудно расставить акценты и определить юридически значимые обстоятельства, которые будут иметь значение при рассмотрении того или иного дела.

Гражданские споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судами в соответствии с правилами судопроизводства, предусмотренными Гражданским процессуальным и Арбитражным процессуальным кодексами. Отношения, возникающие по поводу создания и использования служебных изобретений, а также выплаты по ним вознаграждений, относятся к гражданским, вытекающим из трудовых, которые в смысле АПК РФ и определения подведомственности не являются экономическим, то есть к предпринимательской деятельности никак не относятся. Арбитражному суду они становятся подведомственны, когда автор осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с введением служебного изобретения в оборот.

Весьма противоречиво суды подходят к вопросу о привлечении автора в качестве третьего лица при оспаривании права на патент, обладателем которого является юридическое лицо.

Представляется, что указанный подход неоправдан в случае, когда у автора сохраняется имущественное право на получение вознаграждения за использование служебного изобретения, предусмотренное законом или договором с работодателем.

Вопрос квалификации созданного изобретения как "служебного" или "неслужебного" в случае, когда оно было создано директором предприятия, решился в пользу "служебного", так как деятельность директора, его обязанность по организации работы предприятия, связанная с разработкой полезных моделей, изобретений, относились к сфере деятельности предприятия, что так же было подтверждено заключением патентной экспертизы.

Ранее, до 1 января 2008 г., действовала норма Патентного закона РФ, которая устанавливала трехмесячный срок для достижения соглашения между сторонами об условиях договора, после чего спор о вознаграждении мог быть разрешен в судебном порядке. В настоящее время частью четвертой ГК РФ такие сроки не определены. Поэтому для подачи соответствующего иска в суд можно не ждать, когда закончится трехмесячный срок, а подавать в разумный срок - сразу как станет ясно, что работодатель намерен отказать или сознательно затягивает заключение договора. Кроме того, следует иметь в виду, что существовавшая ранее норма Патентного закона РФ о выплате государственным заказчиком вознаграждения автору при предоставлении по требованию первого неисключительной безвозмездной лицензии третьему лицу упразднена.

В вопросах выплаты вознаграждения авторам особую важность приобретает вопрос установления трудовых обязанностей, в которые входит работа, обусловленная трудовым договором. В качестве доказательства выполнения трудовых обязанностей могут выступать трудовой договор, должностная инструкция, конкретное задание на выполнение определенной работы, например по плану НИОКР или хозяйственному договору, заключенному работодателем с другой организацией-заказчиком.

Вопрос о принадлежности прав большое значение приобретает и в том случае, когда состав авторов является смешанным, то есть часть авторов работает на данном предприятии, а часть - привлеченные специалисты.

В случае банкротства работодателя авторы, которым не выплачено вознаграждение за служебное изобретение, вправе выступать в качестве кредиторов второй очереди. При атом автор служебного изобретения вправе требовать включения в список кредиторов при банкротстве своего работодателя, удовлетворения требования по выплате вознаграждения и процентов за несвоевременную выплату вознаграждения.

Как показало рассмотрение тех споров, информация о которых размещалась в средствах массовой информации и официальных журналах, судебная практика нуждается в обобщении и систематизации, выработке общих подходов и объединении усилий авторов и патентообладателей в локальном нормотворчестве в целях обеспечения гарантии стабилизации гражданского оборота в сфере использования служебных изобретений.

В настоящее время практика располагает лишь несколькими судебными решениями, которые используются как первоисточник, и их мы обозначим в настоящем комментарии.

1. Определение Свердловского областного суда от 17.02.2011 по делу N 33-2118/2011.

Суд обоснованно признал недействительным патент на полезную модель в части указания в нем патентообладателя гражданина - работника предприятия, поскольку было установлено, что данная полезная модель является служебной, соответственно, право на получение патента должно принадлежать предприятию. Процедура уведомления работодателя о намерении работника запатентовать служебную модель является обязательной во всех случаях, так как определяющим является тот факт, что полезная модель была создана в связи с исполнением трудовых обязанностей или выполнением конкретного задания работодателя.

2. Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2000 по делу N 5-Г00-22.

В удовлетворении иска о взыскании поощрительного вознаграждения за изобретения, возмещении дополнительных расходов правомерно отказано, так как суд верно учел, что истец является автором изобретений и поощрительные вознаграждения по авторским свидетельствам ему не выплачивалось, однако на разработку изобретений и их оформление истец служебного задания не получал, заявочные материалы не оформлял "по собственной инициативе" и отправлял их в Госкомизобретение от своего имени.

3. Определение Верховного Суда РФ от 28.05.1998 N 78-г98-18.

Жалоба о признании незаконным решения об аннулировании авторского свидетельства, признании незаконными действий завода удовлетворена правомерно, поскольку к неопределенному кругу лиц, которым до даты приоритета заявки стала известна сущность заявленного технического решения или тождественного ему решения, не могли относиться лица, которым эта сущность стала известна в связи с их служебным положением.

Комментарий Н. Булыги на статью И.В. Артемовой "Право на авторское вознаграждение за изобретение, созданное работником в служебных целях"

Споры в сфере авторского права и, в частности, связанные с изобретениями - одни из самых сложных в юридической практике. Чаще всего они возникают по поводу авторства и выплаты вознаграждения. Анализируя Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2011 N 46-В11-8, автор правильно выделила условия, при которых работнику будет выплачиваться вознаграждение за созданное изобретение. Однако следует подробнее остановиться на вопросе о прекращении выплаты вознаграждения автору, что явилось, согласно рассмотренному определению, одним из оснований для направления дела на новое рассмотрение.

Верховный Суд РФ в Определении N 46-В11-8 указал, что действие патента было досрочно прекращено 31.03.2009. Это означает окончание срока действия исключительного права и переход изобретения в общественное достояние (ст. 1364 ГК РФ) и позволяет после указанной даты использовать изобретение любому лицу без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. Суд первой инстанции не учел данную норму и вынес решение об удовлетворении требований истцов и выплате авторского вознаграждения за все время использования изобретения.

Однако нельзя категорично говорить о том, что работодатель вправе перевести служебное изобретение в общественное достояние, прекратив действие патента на него досрочно, и в связи с этим перестать выплачивать вознаграждение работнику, если он продолжает использовать данное изобретение на своем предприятии. Многое зависит от обстоятельств дела и, в частности, от условий договора, на основании которого было передано право на изобретение.

Автор статьи, анализируя Определение Верховного Суда РФ, указала лишь на возможность досрочного прекращения патента на изобретение путем подачи патентообладателем соответствующего заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1399 ГК РФ). Однако эта же статья содержит еще одно (самостоятельное и равноценное) основание досрочного прекращения действия патента на изобретение, а именно неуплату в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Аналогичное положение содержалось в ст. 20 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР".

Именно на данный пункт ссылался ответчик как на основание прекращения выплаты истцу вознаграждения за использование изобретения. Однако Ленинградский областной суд вынес Определение от 02.06.2011 N 33-2811/2011 и оставил в силе решение Сланцевского городского суда Ленинградской области от 26.04.2011, которым удовлетворены требования истца о взыскании задолженности по выплате авторского вознаграждения. Из указанного решения суда известно, что ответчик - ОАО - являлся патентообладателем на изобретения, созданные бывшими работниками завода и переданные ему по многолетним договорам об уступке права на получение патентов. Тогда же были заключены договоры о порядке выплаты вознаграждения авторам изобретений, не являющимся патентообладателями, в соответствии с которыми вознаграждение должно быть выплачено в двухмесячный срок со дня окончания соответствующего квартала использования. На день рассмотрения дела ответчик продолжал использовать указанные изобретения в производстве, однако вознаграждение за третий и четвертый кварталы 2010 г. не выплатил.

Удовлетворяя требования истца в полном объеме и отклоняя ссылки ответчика на ст. 1399 ГК РФ, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что ответчиком не оспаривался тот факт, что завод в настоящее время продолжает использовать вышеназванные изобретения в производстве. В нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчик не представил доказательств тяжелого финансово-экономического положения, при котором у предприятия не было достаточных средств уплатить госпошлину для поддержания патентов на 2010 г., на что он ссылался в обоснование своей позиции. Вместе с тем истцы, узнав о неуплате ответчиком пошлины, самостоятельно оплатили ее 07.05.2010. Такие действия истцов были признаны законными, произведенными в рамках самозащиты права.

Кроме того, суд обратил внимание на договор, заключенный между авторами изобретения и работодателем. Анализируя совокупность положений ст. 1379 ГК РФ и п. 11 договоров об уступке права на получение патентов, суд первой инстанции пришел к выводу, что действие договоров досрочным прекращением действия патентов не прекращается, поскольку ответчиком не представлено доказательств, что досрочное прекращение действия патента вызвано причинами, не зависящими от действия ОАО.

Учитывая указанное, Ленинградский областной суд признал правильным решение суда первой инстанции о выплате авторского вознаграждения истцу за третий и четвертый кварталы 2010 г. и оставил без удовлетворения жалобу ОАО.

Возвращаясь к рассмотренному в статье Определению Верховного Суда РФ N 46-В11-8, можно говорить о намеренном прекращении действия патента с целью приостановления выплат вознаграждения авторам. При условии продолжения использования изобретения возможно обжалование таких действий работодателя. Однако, как правильно отметила автор статьи, суд будет исследовать вопрос об использовании ответчиком в изделиях каждого признака изобретения, включенного в независимый пункт формулы, или эквивалентного ему признака либо использовании в изделиях иного технического решения. Именно данный вопрос представляет наибольшую сложность, поскольку требует специальных познаний в отрасли техники и технологии

Отчасти схожая ситуация изложена в Определении Свердловского областного суда от 23.12.2010 по делу N 33-14979/2010, выводы которого следует рассмотреть особенно. П., Ч., С. обратились в суд с иском к ОАО "СУАЛ" о взыскании авторского вознаграждения, указав в обоснование своих требований, что они являются авторами изобретения "Шамотоотделитель". Патентообладателем изобретения являлось ОАО "Богословский алюминиевый завод", которое вошло в состав ОАО "СУАЛ" путем реорганизации в форме присоединения 01.01.2001.

Ответчик с иском не согласился, указав, что согласно передаточному акту от 05.09.2000 патенты не входили в переданные нематериальные активы, то есть не были переданы. В связи с чем отсутствует законное основание считать ОАО "СУАЛ" патентообладателем по данному патенту и, соответственно, лицом, обязанным выплачивать авторское вознаграждение. Кроме того было указано, что поскольку патентообладателем ОАО "Богословский алюминиевый завод" не была уплачена в установленный срок патентная пошлина за поддержание патента в силе, то автор и патентообладатель не имеют права на получение вознаграждения за использование изобретения, поскольку по закону оно перешло в общественное достояние. При этом ОАО "СУАЛ" не отрицало использования изобретения истцов в 2009 г.

Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, вынес решение об удовлетворении требований истцов о взыскании авторского вознаграждения. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены данного решения. В частности, указано, что ОАО "СУАЛ" является правопреемником ОАО "Богословский алюминиевый завод" по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и дебиторов, включая и обязательства, срок исполнения которых не наступил, следовательно, ОАО "Богословский алюминиевый завод" были переданы, а ответчиком получены в полном объеме все права и обязанности по указанному в иске патенту. Суд обоснованно пришел к выводу о несостоятельности утверждений представителей ОАО "СУАЛ" об отсутствии у ответчика обязанности по выплате авторского вознаграждения за 2009 г. в связи с прекращением действия патента, поскольку, как установлено в судебном заседании, патент на изобретение "Шамотоотделитель" свое действие не прекратил, указанных данных Роспатента ответчик не представил. И более того, признал правильным вывод суда первой инстанции о том, что в любом случае в силу положений п. п. 3, 4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ прекращение действия патента не является основанием для прекращения выплат авторского вознаграждения, посчитав необоснованными доводы ответчика об отсутствии у последнего обязанности по выплате авторского вознаграждения в связи с прекращением действия патента, поскольку закон не связывает обязанность по выплате такого вознаграждения непосредственно с использованием изобретения и дальнейшее распоряжение работодателя закрепленными за ним исключительными правами на служебное изобретение не влияет на его обязанность выплатить данное вознаграждение. Кроме того, указано, что, отказываясь от уплаты пошлины за поддержание патента, ответчик, по сути, отказывается от ранее принадлежащих ему прав и обязанностей патентообладателя. Однако при этом не должны нарушаться имущественные интересы автора изобретения, который при данных обстоятельствах в силу действующего законодательства не имеет возможности оформить патент на свое имя. Даже при прекращении действия патента правоотношения между изобретателем и его работодателем, ранее оформившим на себя патент на изобретение, не прекращаются и обязанность у работодателя по выплате авторского вознаграждения сохраняется.

В ходе судебного разбирательства факт использования изобретения "Шамотоотделитель" по патенту в 2009 г. ответчиком не оспаривался и подтвержден представленным ОАО "СУАЛ" расчетом экономического эффекта от его использования. С методикой расчета ответчика и использованными в нем показателями согласились истцы, оспаривая лишь величину расхода сжатого воздуха на один шамотоотделитель в час и применение доли спорного патента в экономическом эффекте от снижения затрат на ремонты. В случае если бы ответчик оспаривал использование изобретения по патенту, для истцов возникли бы дополнительные сложности во взыскании вознаграждения. В частности, автором статьи правильно указано, что при обращении в суд за взысканием вознаграждения работник будет обязан доказать использование его служебного изобретения работодателем, что не всегда возможно.